专利申请的优先权制度是专利申请中的一项重要原则,本文将通过具体案例分析优先权制度的合理使用。优先权制度在给申请人提供更灵活的申请策略的同时,也存在着一些潜在的风险。因此,申请人在制定申请策略时,应当特别注意使用首次申请作为优先权的基础、避免在先申请的提前公开、在后申请中充分体现在先申请的技术内容,以及重视在先申请的撰写等几个方面。

一、概述

专利法意义上的优先权概念源自《保护工业产权巴黎公约》(简称"巴黎公约")。《巴黎公约》中的优先权原则是指已经在一个成员国正式提出了发明、实用新型、外观设计申请或商标申请的申请人,在其他成员国就相同主题提出申请时,在规定期限内可以享有优先权。

中国专利法(2008修正,下同)第二十九条、专利法实施细则(2010修订)第三十二条等对国际优先权和国内优先权做出了具体规定。《专利审查指南》(2010)第二部分第三章第4.1.2节规定了"相同主题"的判断原则,即"技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同"。

二、案例分析

从已有案例来看,在判断优先权是否成立时,最关键的两个要素是"首次申请"与"相同主题"。任何一个要素不成立都会导致优先权不成立,进而可能出现所述在先申请由于提前公开而成为现有技术被用于挑战在后申请的新颖性和创造性的情况。

(一)关于"首次申请":

本案是"电动独轮自行车"发明专利权无效宣告请求案。无效程序中,请求人提交了一份公开日早于专利申请日的证据,认为中国在先申请不是相同主题的首次申请,故专利不能享有本国优先权。专利权人辩称,对于本国优先权,作为优先权基础的中国在先申请应该是在中国范围内的第一次申请。

原告提出,对于本国优先权,其中的"第一次申请"应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请,只不过对于本国优先权,该世界范围内的首次申请是在中国提出的。

(二)关于数值范围交叉、上下位概念的"相同主题":

最高人民法院(2019)最高法行申12487号行政裁定书中,涉及两件专利的权利要求中,有关数值范围的限定与在先申请不完全一致,导致了优先权不成立。同时,还有关于上位概念与下位概念的判断,即在后申请中所涉及的上位概念A没有明确地记载在在先申请中,本领域技术人员也无法直接确定。

(三)关于涉及新增限定特征的"相同主题":

在"用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂"发明专利权无效宣告请求案中,合议组认为,如果在后申请中新增加的限定特征对于权利要求的主题不被认为有限定作用,即在后申请与在先申请属于相同主题的发明;而新增加的限定特征对于权利要求的主题被认为有限定作用,即在后申请与在先申请不属于相同主题的发明。

三、结语

通过以上案例分析,优先权制度在给申请人提供更灵活的申请策略的同时,也存在着一些潜在的风险。因此,申请人在制定申请策略时,应当特别注意以下几个方面:

1. 注意使用首次申请作为优先权的基础,避免在后申请优先权不成立的情况。

2. 避免在先申请的公开(特别是提前公开),以避免对在后申请的审查或权利造成不利影响。

3. 在后申请的说明书中应当充分体现在先申请的技术内容,为在后申请的审查预留更灵活的修改和争辩余地。

4. 应当重视在先申请的撰写,全面、充分体现发明人的贡献,为在后申请提供全面、充分的优先权基础。